한국비엠아이, 파기환송심 판결 불복 … PDRN 특허소송 또다시 대법원행
한국비엠아이, 파기환송심 판결 불복 … PDRN 특허소송 또다시 대법원행
특허법원에 상고장 제출 … 상고 기간 절반 남기고 빠른 결단

불복 의지 확고한 듯 … 5년 반 이어진 특허분쟁 더 길어지나
  • 이순호
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  • 승인 2022.08.04 04:02
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파마리서치 세포재생 주사제 플라센텍스주 [사진=파마리서치 제공]
파마리서치 세포재생 주사제 플라센텍스주 [사진=파마리서치 제공]

[헬스코리아뉴스 / 이순호] 이탈리아 기업 마스텔리와 국내 제약사 한국비엠아이 사이의 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드) 제조공법 특허 무효 소송이 더욱 가열되고 있다. 두 회사의 분쟁은 대법원까지 간 끝에 마스텔리의 승리로 끝나는 듯했지만, 한국비엠아이가 파기환송심 판결에 또다시 불복하면서 두 번째 대법원행이 유력해졌다.

한국비엠아이는 지난 2일 마스텔리의 손을 들어준 특허법원 판결에 불복해 대법원 상고장을 제출했다. 판결이 회사 측에 도달한 지 8일 만에 이뤄진 조치로, 상고장 제출 기한(판결 도달일로부터 2주)이 6일 남은 상황에서 일찌감치 상고를 결정한 것으로 볼 때 특허법원 판결에 대한 불복 의지가 확고했던 것으로 보인다.

양사의 특허 분쟁은 지난 2017년 시작해 5년 반 넘게 이어져 왔다. 특히 앞서 진행한 첫 번째 상고심이 3년 가까이 소요된 것을 고려하면, 한국비엠아이의 이번 상고장 제출로 소송은 더욱 장기화할 가능성이 있다는 관측이다.

이번 특허무효 소송은 마스텔리로부터 PDRN 제제를 도입한 파마리서치(구 파마리서치프로덕트)가 한국비엠아이를 상대로 특허침해금지의 소를 제기하자 한국비엠아이가 이에 대응하기 위해 시작한 것이다.

PDRN은 연어나 송어 생식세포 추출물로 만든 의약품으로 피부이식 후 상처 치료와 조직 수복 등 수술 후 피부 재생을 돕는 용도로 쓰인다. 피부 손상 부위에 선택적으로 반응, 염증을 줄여주고 조직을 재생하는 효과가 있다.

국내 기업인 파마리서치는 지난 2008년 마스텔리로부터 상처치료제 ‘플라센텍스주’를 도입, 국내에 처음으로 PDRN 성분의 의약품을 선보였다. 이후 특허 전용실시권을 바탕으로 자체 PDRN 성분 제품인 ‘리쥬비넥스주’ 등을 선보이며 관련 시장에서 입지를 넓혔다.

이런 가운데 한국비엠아이가 지난 2016년 PDRN 성분의 후속 제품인 ‘하이디알주’를 허가받아 출시하자 파마리서치는 2016년 말 한국비엠아이가 마스텔리가 보유한 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’ 특허를 침해하고 있다며 서울중앙지방법원에 특허침해금지의 소를 제기했다.

이에 한국비엠아이는 특허침해금지 소송의 기반이 된 ‘어류 정액 또는 알로부터 분리된 DNA 중합체 단편복합체 및 그의 제조방법’ 특허를 무력화하기 위해 특허심판원에 무효 심판을 청구, 5년 넘게 특허 분쟁을 진행했다.

최초 특허심판원은 한국비엠아이의 무효심판 청구를 기각했다. 한국비엠아이는 해당 특허가 명세서 기재 요건을 위반했을 뿐 아니라 신규성과 진보성도 없다고 주장했으나, 특허심판원은 이를 모두 받아들이지 않았다.

2심 특허법원의 판단은 달랐다. 특허법원은 “마스텔리의 특허 발명 중 ‘난용성’과 ‘분자식 평균’이 신규성과 진보성 등의 판단에 앞서 ‘발명’에 대한 성립성을 판단하는 ‘기재불비’에 해당하고, 선행발명의 DNA 단편 PDRN의 조성, 물성, 특성 등을 단순히 구체화한 정도에 불과한 것으로 기술적 곤란성이 없고 진보성이 부정된다”며 한국비엠아이의 주장을 인정했다.

그러나, 대법원에서 판결이 다시 한번 뒤집혔다. 대법원은 “이 사건 특허발명의 명세서에 ‘난용성’의 의미에 관한 정의가 기재돼 있지 않더라도 통상의 기술자는 발명의 청구범위 기재로부터 DNA 단편 혼합물이 물과 알칼리, 알코올에 잘 녹지 않는 성질을 가진다는 의미로 발명을 명확하게 파악할 수 있다”며 “‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 ‘분자’라는 용어가 공통으로 사용되기는 하였으나 통상의 기술자는 ‘분자식 평균’과 ‘분자량’에서 각 ‘분자’가 무엇을 의미하는지를 명확하게 파악해 구분할 수 있으므로 명세서 기재요건을 충족했다고 볼 수 있다”고 설명했다.

또한 “이 사건 특허 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자라도 선행발명을 결합해 이 사건 특허 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보이지 않는다”며 “따라서 진보성도 부정되지 않는다”고 판시했다.

이후 특허법원은 대법원 원심을 파기환송하자 다시 한번 심리를 진행, 기존 원고(한국비엠아이) 승소 판결을 뒤집고 파마리서치의 손을 들어줬다.

파마리서치는 특허법원 파기환송심 판결이 나온 뒤 보도자료를 통해 “2017년부터 시작된 특허 무효 소송은 최근 특허법원 파기환송심에서 특허성이 인정되며 최종적으로 파마리서치의 승리로 마무리됐다”고 자평했다. 제약사들이 파기환송심에서 패소하면 통상 해당 판결을 수용하는 것을 고려한 발언으로 해석된다.

하지만, 한국비엠아이가 재상고를 결정하면서 파마리서치는 대법원에서 또다시 PDRN 제조공법 특허의 무효 여부를 다툴 수밖에 없게 됐다.

업계 관계자는 “한국비엠아이가 특허법원 파기환송심에서 새로운 주장을 펼치고도 패소했다면 대법원 재상고심이 또 한 번 장기간 이어질 수 있다”며 “그러나, 새로운 주장 없이 재상고했을 경우에는 빠르게 파기환송이나 파기자판을 할 가능성이 있다”고 말했다.


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