동국제약 對 노바티스 특허소송 대법원서 또 뒤집혀
동국제약 對 노바티스 특허소송 대법원서 또 뒤집혀
특허법원 판결 두 번째 파기환송

명세서 기재불비 이어 진보성 흠결도 불인정

동국제약 "판결문 분석 후 향후 소송 준비할 것" 3차전 예고

남은 카드 많지 않아 … 험난한 과정 예상
  • 이순호
  • admin@hkn24.com
  • 승인 2021.04.08 15:09
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서울에 있는 동국제약 본사.
서울에 있는 동국제약 본사.

[헬스코리아뉴스 / 이순호] 대법원이 동국제약과 노바티스의 특허 소송 하급심 판결을 또 뒤집었다. 이번이 벌써 두 번째다. 이번 대법원 판결로 동국제약은 다시 한번 불리한 위치에 서게 됐다. 전열을 재정비해 재도전에 나설 것으로 보이지만, 꺼내 들 수 있는 카드가 크게 줄어들어서 쉽지 않은 과정이 예상된다.

대법원은 특별3부는 8일 동국제약이 노바티스의 말단비대증치료제 '산도스타틴라르'(옥트레오티드아세트산염)를 상대로 제기했던 특허 무효 소송과 관련해 파기환송심에서 동국제약의 손을 들어줬던 2심 특허법원 판결을 재차 파기환송했다.

이와 관련 동국제약 관계자는 "오늘 대법원 판결은 본 소송의 진보성에 대한 판단이다. 판결문을 분석해 향후 소송을 준비하도록 하겠다"며 3차전을 예고했다.

동국제약은 해당 특허에 진보성이 없다고 주장해 2심 특허법원에서 승소 판결을 받아낸 바 있다. 그러나, 대법원이 이를 인정하지 않은 만큼 파기환송심에서 소송을 다시 이어가더라도 진보성 흠결을 더는 다투기는 어려울 것으로 보인다.

업계는 동국제약이 그동안 소송 과정에서 다루지 않은 쟁점인 신규성 흠결을 문제 삼아 특허 소송을 이어갈 것으로 전망하고 있다. 

동국제약은 지난 2013년 노바티스의 '옥트레오티드 및 2종 이상의 폴리락티드-코-글리콜리드중합체를 포함하는 서방형 제제' 특허 무효를 주장하며 특허심판원에 심판을 제기했다.

당시 동국제약은 노바티스가 해당 특허를 정정한 것이 부적합할 뿐 아니라 신규성·진보성이 없고, 명세서 기재불비에 해당한다고 주장했으나, 특허심판원은 동국제약의 주장을 "모두 이유 없다"며 기각했다.

동국제약은 특허심판원 심결에 불복, 지난 2014년 5월 특허법원에 소를 제기했다. 특허의 정정은 인정했으나, 신규성·진보성이 흠결됐고, 명세서 기재불비에 해당한다고 주장했다.

특허법원은 이 중 해당 특허에 명세서 기재불비가 있다고 판단, 동국제약에 승소 판결을 내렸다. 명세서 기재불비만으로도 특허 무효 사유에 해당하는 만큼, 신규성 및 진보성 흠결과 관련해서는 별도의 판단을 내리지 않았다.

그러나 소송의 최종 관문인 대법원은 노바티스의 특허가 명세서 기재 요건을 충족했고 봤다.

대법원은 "대상 질병에 대한 직접적인 치료 효과 및 단일 중합체만을 함유하는 제제와 비교 실험 결과 등이 제시되지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건은 충족됐다고 볼 수 있다"며 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.

소송의 무게추는 노바티스 측으로 기우는 듯했지만, 동국제약은 기존에 주장했던 '특허 명세서 기재불비' 대신 "해당 특허가 기존 시판되는 제품 대비 치료학적 효능에 대한 진보성이 결여됐다"고 주장, 파기환송심에서 승소 판결을 받아냈다.

통상적으로 대법원에서 패소하면 대부분 판결이 그대로 확정되지만, 동국제약은 이런 선례를 깨고 파기 환송심에서 역전의 기회를 마련했다. 

그러나, 대법원이 특허법원 판결을 또다시 파기환송했고, 대법원이 인정하지 않은 명세서 기재불비와 진보성 흠결은 문제 삼기 어려워졌다. 

처음 심판 청구 시 주장했던 내용 중 소송 과정에서 아직 쟁점이 되지 않은 것은 신규성 흠결 하나다. 따라서, 새로운 특허 무효 사유가 발견되지 않는 한, 신규성 흠결이 동국제약이 꺼내 들 수 있는 마지막 카드라는 것이 업계의 중론이다.

업계 관계자는 "동국제약은 파기환송심에서 결과를 뒤집으며 어렵게 역전의 기회를 마련한 바 있다. 그만큼 이번 대법원 판결이 아쉬울 것"이라며 "회사 측도 이 소송에 신경을 많이 쓰고 있다. 더는 물러설 곳이 없는 만큼 총력전을 펼칠 것으로 보인다"고 말했다.


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