[헬스코리아뉴스 / 이순호] ‘템포’ 상표를 둘러싼 동아제약과 일라이 릴리 사이의 상표 분쟁이 갈수록 심화하고 있다. 현재까지는 동아제약이 불리한 상황인데, 릴리 측이 새로운 상표 등록을 추진 중이어서 양사 간 상표 분쟁은 더욱 확대될 것으로 보인다.

특허심판원은 동아제약이 지난해 11월 일라이 릴리를 상대로 제기한 ‘TEMPO’ 등록 상표 무효 심판을 최근 기각했다.

심결문은 아직 공개되지 않았으나, 양사가 사용하는 상표의 지정상품이 다른 만큼, 소비자의 상표 오인·혼동 가능성과 동아제약이 보유한 ‘TEMPO’ 상표의 가치 희석화 우려가 크지 않다고 판단한 것으로 해석된다.

국내에서 ‘TEMPO’ 상표를 먼저 사용한 것은 동아제약이다. ‘템포’는 동아제약이 지난 1977년 출시해 올해 46주년이 된 체내형 생리대 브랜드다. 체내형 생리대의 명칭 자체를 ‘템포’로 알고 있는 소비자가 적지 않을 정도로 국내에 잘 알려진 상표로, 국문과 영문 모두 일찌감치 상표 등록이 완료된 상태다.

이런 가운데 지난 2019년 일라이 릴리가 동아제약 ‘템포’와 같은 상표로 당뇨 치료 플랫폼 출시를 추진하면서 두 회사 사이의 상표 분쟁이 시작됐다.

일라이 릴리는 지난해 11월 미국에서 1·2형 당뇨병 환자의 혈당과 인슐린 펜 사용을 추적하는 당뇨 관리 플랫폼 ‘TEMPO’를 발매했다.

릴리의 ‘TEMPO’는 일회용 프리필드 ‘템포 인슐린 전달 펜’(Tempo Pen)과, 펜에 부착하면 인슐린 용량을 추적해 블루투스를 통해 모바일 앱인 ‘템포스마트’(TempoSmart)로 자동 전송해 주는 ‘템포 스마트 버튼’(Tempo Smart Button)으로 이뤄졌다.

일라이 릴리는 ‘TEMPO’ 출시에 앞서 지난 2018년 미국에서 상표 등록을 완료하고, 글로벌 출시를 염두에 두고 곧바로 우리나라에서도 상표 등록 절차에 나섰다.

특히, 국내에서 해당 상표를 사용하려면 동아제약의 ‘TEMPO’ 상표를 먼저 무력화할 필요가 있었다. 동아제약이 차후 사업 확장 및 상표 보호를 고려해 생리대뿐 아니라 약제를 비롯해 순환기관용약제, 감각기관용약제, 소염제, 습포제, 알레르기용약제, 외피용약제, 중추신경계용약제, 인공감미료 등 다양한 상품에 대해 ‘TEMPO’ 상표를 등록했기 때문이다.

이에 릴리는 지난 2019년 동아제약을 상대로 ‘TEMPO’ 상표가 사용되지 않고 있는 지정상품들에 대해서는 상표 등록을 취소해달라는 내용의 상표 불사용 취소 심판을 제기했다. 상표 불사용 취소 심판은 특허청 심사를 거쳐 등록된 상표라도 국내에서 3년간 사용하지 않으면 취소할 수 있도록 하는 제도다.

해당 심판은 릴리의 승리로 끝났다. 자사가 사용 중인 상표에는 영향이 없어 동아제약이 대응하지 않았기 때문이다.

그러나, 지난 2018년 릴리가 출원한 ‘TEMPO’ 상표가 지난해 초 등록되자 동아제약은 같은 해 11월 등록상표 무효 심판을 청구하며 자사 상표 방어에 적극적으로 나서기 시작했다.

릴리의 ‘TEMPO’ 상표는 지정상품이 ‘인슐린 펜 모듈 즉 무선 기술을 이용한 인슐린이 채워져 판매되는 인슐린 주사기’와 ‘당뇨 분야의 의료정보제공업’ 등 2가지로, 동아제약이 판매 중인 생리대 ‘템포’와는 분야가 다르지만, 이들 두 제품을 이용하는 환자 또는 소비자들이 상표나 제조사를 오인·혼동할 가능성이 있기 때문이다.

동아제약의 ‘템포’가 이미 국내에 많이 알려진 상표인 만큼, 릴리의 ‘TEMPO’ 제품에 문제가 생길 경우, 자사 상표에 영향을 미칠 수 있다는 우려도 반영된 것으로 풀이된다.

그러나, 특허심판원은 릴리의 ‘TEMPO’ 상표 등록에 문제가 없다고 판단, 동아제약의 심판 청구를 기각했다.

동아제약이 이번 심결에 항소해 분쟁을 이어갈지는 미지수다. 자사가 판매 중인 제품과는 직접적인 관계가 없는 데다 릴리의 등록 상표가 영문이기 때문이다.

다만, 릴리는 현재 한글 상표인 ‘템포’의 등록 절차도 진행 중인데, 지정상품이 다르다고 해도 향후 동아제약이 판매 중인 생리대 ‘템포’의 상표에 영향을 미칠 수 있는 만큼 새로운 상표 분쟁이 벌어질 가능성이 작지 않다는 분석이다.

릴리는 지난해 6월 ‘템포’ 상표를 출원했으나, 동아제약이 먼저 등록한 상표로 인해 특허심판원으로부터 거절이유통지를 받고 최근 이에 대한 의견서를 제출한 상태다.

이와 관련해 동아제약 관계자는 26일 헬스코리아뉴스와 통화에서 “앞으로의 진행 상황을 보고 면밀히 대응하겠다”고 말했다.

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