[헬스코리아뉴스 / 이순호 기자] 동국제약과 노바티스가 벌이던 특허소송이 파기환송됐다. 대법원이 동국제약의 손을 들어줬던 2심 판결을 뒤집고 노바티스의 손을 들어준 것이다. 동국제약은 파기환송심에서 전략을 달리해 특허 도전을 이어간다는 계획이다.
대법원은 지난달 25일, 동국제약이 노바티스의 말단비대증치료제 '옥토레오티드 제제'를 상대로 제기했던 특허소송과 관련해 동국제약의 손을 들어줬던 2심 특허법원 판결을 파기환송했다.
동국제약은 지난 2013년 노바티스의 '옥트레오티드 및 2종 이상의 폴리락티드-코-글리콜리드중합체를 포함하는 서방형 제제' 특허 무효를 주장하며 특허심판원에 심판을 제기했다.
당시 동국제약은 노바티스가 해당 특허를 정정한 것이 부적합할 뿐 아니라 신규성·진보성이 없고, 명세서 기재불비에 해당한다고 주장했으나, 특허심판원은 동국제약의 주장을 '모두 이유 없다'며 기각·심결했다.
동국제약은 특허심판원 심결에 불복, 지난 2014년 5월 특허법원에 소를 제기했다. 특허법원은 1심과 달리 해당 특허에 명세서 기재불비가 있다고 판단, 원고(동국제약) 승소 판결을 내렸다.
특허법원은 "이 사건 정정발명의 설명에는 통상의 기술자가 이 사건 각 정정청구항을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 효과가 기재돼 있지 않다"며 "이 사건 각 정정청구항은 구 특허법 제42조 제3항(명세서 기재 요건)의 규정에 위배되므로 그 등록이 무효로 돼야 한다"고 판시했다.
그러나 소송의 최종 관문인 대법원의 의견은 달랐다.
대법원은 "통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준을 기준으로 해 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 서방형 제약 조성물을 생산·사용할 수 있고, 발명의 효과를 충분히 예측할 수 있는 이상, 사람에 대한 임상시험 결과나 이 사건 대상질병에 대한 직접적인 치료효과 및 단일 중합체만을 함유하는 제제와 비교 실험결과 등이 제시되지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항에서 규정한 기재요건은 충족됐다고 볼 수 있다"고 밝혔다.
그러면서 "원심 판단에는 명세서 기재요건에 관한 법리 등을 오해해 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고(노바티스)의 주장은 이유 있다"고 판시, 원심을 뒤집었다.
동국제약은 환송된 2심 소송에서 다른 전략으로 특허 무효를 노린다는 계획이다.
동국제약 관계자는 "본 특허소송은 향후에도 일반적인 침해 회피가 아닌 적극적인 특허 무효화를 통해 다국적제약사의 특허전략을 정당하게 무너뜨린 공세적 전략"이라며 본 소송을 통해 글로벌 경쟁에서 R&D 경쟁력을 갖춤과 동시에 또 다른 특허소송에서도 승리할 수 있도록 철저히 준비할 것”이라고 말했다.
다만 이번 판결과 관련, 법조계에서는 동국제약이 불리한 상황에 놓였다는 의견이 나오고 있다.
익명을 요구한 A변리사는 "원심이 파기환송 됐더라도 명세서 기재불비가 아닌 신규성·진보성 위반으로 다시 다퉈볼 여지는 있으나, (1심에서 신규성과 진보성을 인정했고, 2심에서도 명세서 기재불비만 다룬 점을 고려할 때) 쉽지 않아 보인다"고 말했다.
그는 "개인적인 생각으로는 특허법원은 '용도발명에 관한 기재불비 요건'과 '제제발명에 대한 기재불비 요건'을 약간 섞어서 판단했는데 좀 무리가 있었던 것 같다"며 "대법원이 이를 정확하게 지적한 것"이라고 덧붙였다.
